『(구)특허법률사무소 동행 → (현)특허법률사무소 엘프스』

안녕하세요.
고객의 성공을 위해 최선을 다하는 특허법률사무소 엘프스 입니다.

이상열 변리사가 디자인권자(원고)를 대리하여 
상고한 대법원 사건(대법원 2021후104XX 권리범위확인)에서, 
2023. 2. 23. 최종적으로 특허법원 판결을 파기하고 환송하는 승소 판결을 받았습니다.

이번 사건은 기존 대법원 판례가 존재하지 않아서, 
앞으로 유사한 케이스에 적용되는 중요한 리딩 판결이 될 것 같은데요.

요약해서 말씀드리면 원고(이상열 변리사 선임) 측의 디자인이 유통계약을 맺으면서 
디자인이 유출이 되었고, 계약을 파기한 뒤에 디자인 출원을 진행하면서 신규성이 상실 되었습니다.

이후, 해당 디자인을 다른 업체 (즉, 피고측)에서 이미 유출된 디자인이고
출원시 신규성 상실 예외 규정 적용에 대한 주장을 하지 않고 디자인 등록이 되었기에, 
피고는 선행 공개 디자인이기에 피고의 디자인은  등록 디자인의 권리 범위에 속하지 않는다면서 '자유실시디자인'을 주장했습니다.

따라서 이미 유출이 된 디자인에 대해 신규성 상실 예외 규정 적용인지 VS 자유실시디자인 주장인지 법적 공방으로 번졌는데요.

다만, 신규성 상실 예외 적용은 원고측이 출원 당시 신규성 상실 예외 주장을 하지 않았기에 
특허심판원, 특허법원에서 '자유실시디자인 항변'을 인정하여 피고 측에 손을 들어줬습니다.

그런데, 다시 상고를 한 대법원에서 원고가 끝내 승소하였습니다. 어찌 된 일일까요?

대법원에 상고를 한 이후, 피고가 원고의 등록디자인에 대해 디자인 무효심판을 청구하였는데요.

사실, 종래에는 디자인출원을 할 때만 신규성 상실 예외 주장을 할 수 있었지만 
2014년 디자인보호법 개정 후부터는 디자인 무효심판에서도 신규성 상실 예외 주장을 할 수 있게 되었습니다.

이러한 이유로 원고측이 답변서를 제출하는 과정에서 디자인 신규성 상실의 예외주장을 할 수 있었습니다.
신규성 상실 예외 주장을 하게 된 것이 결정적으로 작용하여 끝내 대법원에서 승소 판결을 얻어낼 수 있었던 것 입니다.

[해당 사건 판결문]

1) 이 사건 등록디자인은 선행디자인을 근거로 디자인보호법 제36조 제2항이 정한 절차 요건을 준수하여 
신규성 상실 예외 주장을 하였고 이에 따라 그 등록이 유지되었으므로, 

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 출원 전 공지된 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이어서 
권리범위에 속하지 않는다는 주장은 허용되지 않는다.

2) 그런데도 원심은 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인에 신규성 상실의 예외 규정 적용의 근거가 된 선행디자인으로부터 
쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 

이러한 원심의 판단에는 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 
이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

영세업자나, 중소기업은 이렇게 특허, 상표, 디자인에 관한 분쟁에 자주 휩쓸릴 수 있는데요.
그렇다고 권리를 포기하자니 억울하고, 분쟁을 계속해서 하자니 돈과 시간이 너무 들고,  그에 따른 스트레스도 어마어마 할 것 같습니다.

그렇다고 쉽게 포기하지마세요. 포기대신 쟁취시켜 드리겠습니다. 저희 엘프스 승소 전문 변리사가 끝까지 함께 하겠습니다.
언제든지 관련 문제가 생기면 요청 주세요. 감사합니다.