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초코파이, 그립톡 사례로 알아보는 상표의 보통명칭화

  • 날짜 2025.02.04
  • 조회수 34

초코파이, 그립톡 사례로 알아보는 상표의 보통명칭화


고객님의 성공을 지원하는 "특허법률사무소 엘프스"입니다.

여러분은 '그립톡'이 본래 상표였다는 사실 아시나요? 휴대폰을 보다 편리하고 안전하게 사용하고, 때로는 거치도 쉽게 할 수 있는 스마트폰 악세사리가 그립톡인데요, 이는 아이버스터의 고유브랜드였지만, 최근 특허심판원의 판례에 따라 상표가 보통명칭화 되었습니다. 



상표의 보통명칭화, 혹은 일반화는 특정 상표가 원래 상표적 의미를 넘어, 일반적으로 제품명이나 서비스명을 의미하는 단어로 사용되는 현상을 말합니다. 



본래 상표는 타인과 자신의 상품이나 서비스를 구별하기 위해 부착하는 브랜드 표장으로, '식별력'을 갖춰야 하는데요, 상표의 보통명칭화, 일반화가 된다면 특정 회사의 상품이나 서비스와 연결되는 것이 아니라, 특정 제품군이나 카테고리를 대표하는 보통명사처럼 사용됩니다. 대표적으로는 오리온의 '초코파이'와 보톡스가 있습니다. 



오늘은 그립톡 사례를 중심으로 상표의 보통명칭화와 법적영향, 나아가 상표를 사용할 때 보통명칭화를 방지하기 위해 무엇을 해야 하는지 알아보는 시간을 가져보고자 합니다. 

<목차>

  1. 그립톡 판례
  2. 상표의 보통명칭화 판단기준은? 
  3. 상표 보통명칭화의 법적 영향과 방지 방법


1. 그립톡 판례


I 업체는 2017년에 한국, 중국, 일본, 미국에 '그립톡'을 상표 등록했는데요, 한국에서 스마트폰 뒷면에 붙이는 받침대, 거치대라는 의미로 그립톡이라는 명사가 널리 알려졌습니다. 



그러자 2023년 상표권을 갖고 있던 I 업체는 상표권 침해에 대한 합의 보상금을 청구했고, 보상금과 합의금을 받았으며, 이후 스마트폰 악세서리 제조자들은 그립톡 상표가 무효라며 특허 심판원에 상표권 무효심판을 청구했습니다. 



상표법 제 33조에 따라 어떠한 업체의 상표라고 식별이 되지 않는다면, 상표로 등록받을 수 없게 됩니다. 

상표법 제33조 (상표등록의 요건) 

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 

그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

특허심판원은 I업체를 상대로 낸 등록상표 무효심판에서 '그립톡' 상표권의 일부 등록 무효를 결정했습니다. 



"그립톡은 거래업자와 일반 수요자들 사이에 스마트폰 거치대 등을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭으로 피청구인의 업무에 관련된 상품이라고 인식된다고 보기 어렵다"라고 말하면서 그립톡 명칭을 자유롭게 사용할 수 있도록 하여 경쟁을 보호할 필요성이 크다고 했습니다. 



상표를 출원할 때는 해당 상표에 대해 보호받을 지정상품을 함께 등록하게 되는데요, 이번 일부 무효 심결로 인해 [ 모바일용 전화기용 스탠드, 스마트폰용 거치대, 스마트폰용 받침대, 스마트폰용 홀더, 이동전화기용 홀더 ] 에 대한 상표권이 무효가 되었습니다. 


2. 상표의 보통명칭화 판단기준은? 


상표가 보통명칭이 되었는지 판단하는 기준은 크게 2가지 입니다. 



상표가 해당 상품의 동업자들이 자유롭게 사용한 결과 표장이 식별력을 상실했을 것

상표권자가 해당 상표의 보호를 위한 적절한 조치를 취하지 않았을 것 



그립톡 판례에서 상표권 보호조치를 본격적으로 시작한 것이 2023년부터이기 때문에, 이미 보통명칭으로 사용된 이후에 시작했다고 특허심판원은 판단하였습니다. 



실제로 2020년부터 상표의 지정상품을 '그립톡'으로 출원하고 심사를 받은 사례가 많기 때문에,  이를 특허청 심사부에서 "그립톡"을 "핸드폰의 거치 용도로 사용되는 부착 용기"를 지칭하는 것으로 인정했다고도 볼 수 있습니다. 



초코파이 역시 상표를 출원했으나, 경쟁사들의 카피 제품에 무대응하고 20년 이후에 롯데 초코파이에 대한 상표등록을 무효해달라는 특허 심판과 소송을 내어 패소한 것입니다. 

 


3. 상표 보통명칭화의 법적 영향과 방지 방법


상표의 보통명칭화가 일어나면 해당 상표는 더 이상 법적으로 보호받기 어렵습니다. 상표법에서 상표는 특정 제품이나 서비스를 식별할 수 있어야 하는데, 일반화된 단어는 상표로서 고유성을 잃어 해당 상표는 등록을 유지할 수 없게 되거나 보호 범위가 축소될 수 있습니다. 



그렇기에 여러분의 상표권을 확보하기 위해서는, 보통명칭화가 진행되기 전에 내용증명이나 경고장 등으로 사전 조치를 취하는 것이 매우 중요합니다. 여러분이 상표를 지속적으로 사용하여 특정 제품군을 대표하는 상표로 인식되게 해야 하는 것입니다. 



상표권 침해가 발생했다고 판단될 때, 전문 변리사와 함께 대응 방안을 강구하셔야 제대로 된 법적 조치를 강구하실 수 있습니다.



글을 마치며


오늘은 상표의 보통명칭화에 대해 알아보는 시간을 가졌습니다. 초코파이, 보톡스, 지프차, 도시유전, 그립톡 사례처럼 상표가 있음에도 불구하고 보통명칭화가 되는 경우가 있는데요, 상표권 관리가 이만큼 중요하다는 사실, 그리고 상표가 하나의 보통명사가 되는 과정을 볼 수 있는 사례였습니다. 


상표권 무효심판에 관련하여 보다 궁금하신 사항 있으시면 부담 없이 연락 주시기 바랍니다. 



감사합니다. 



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